Merkinbreuk: wat doe je bij inbreuk op merkenrecht?

Na jaren hard werken heb je eindelijk een sterk merk gebouwd. Een merk dat je doelgroep kent en waardeert en wat nog altijd groeit. Het laatste wat je dan wilt, is dat iemand anders een merknaam gaat gebruiken die erg op die van jou lijkt en die voor verwarring zorgt onder jouw potentiële klanten. Dat heet merkinbreuk. Het is dan ook heel belangrijk om merkinbreuk te voorkomen. 

Wat is merkinbreuk?

Er is sprake van merkinbreuk als anderen een geregistreerd merk gebruiken of misbruiken, zonder dat de merkhouder daar toestemming voor heeft gegeven. Er zijn verschillende vormen van merkinbreuk. Zo kunnen anderen een naam of logo gebruiken die erg lijkt op die van jou, voor producten of diensten die jij ook verkoopt. Een andere vorm van merkinbreuk is het verkopen van nepproducten. Er is ook sprake van merkinbreuk als je concurrent in een online advertentie jouw merknaam gebruikt. Dat geldt voor het gebruik in de titel of meta description van de advertentie.

Wettelijk geregeld

Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) regelt de wettelijke bescherming van merken, tekeningen en modellen in de Benelux. In dit verdrag staan de verschillende typen merkinbreuk vastgelegd.

Let op: je moet je merk registeren!

Het is essentieel om je merk officieel te registeren bij BOIP, Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dit is de officiële instantie voor het registreren van merken en modellen in de Benelux. Alleen als je merk geregistreerd is (en dus beschermd), heb je een poot om op te staan als je merkinbreuk constateert.

Voorbeeld van merkinbreuk: Red Bull vs Bullsone

Het Koreaanse bedrijf Bullsone verkocht al jaren onderhoudsproducten voor auto’s. In 2011 kwam Bullsone met een nieuw logo, dat het bedrijf ook gebruikte voor de verkoop van autoproducten in Oostenrijk. Het bekende Red Bull vond dat het logo te veel leek op het Red Bull-logo en maakte bezwaar tegen het gebruik van het logo van Bullsone. De hoogste rechter in Oostenrijk oordeelde dat de logo’s inderdaad te veel op elkaar leken. Het publiek zou in verwarring kunnen raken en daarom was er sprake van merkinbreuk.

Toetsen van inbreuk op merkenrecht

De belangrijkste vraag bij het bepalen of er sprake is van merkinbreuk, is: treedt er verwarring op? Daarvoor zijn er drie punten van overeenstemming bepaald: fonetisch, visueel en conceptueel. Klinkt de merknaam hetzelfde als je hem uitspreekt (fonetisch)? Of zien de producten er hetzelfde uit (visueel)? Of zijn de producten en diensten hetzelfde en hebben ze dezelfde betekenis (conceptueel)? Als wordt bewezen dat één van deze punten verwarring oplevert, kan er sprake zijn van inbreuk.

Wat doe je als je inbreuk op merkrecht constateert?

Zie je dat een ander bedrijf inbreuk op je merkrecht maakt, dan kun je verschillende stappen zetten:

• Laat je advocaat een sommatie sturen, een aanmaning om het misbruik van je merk stop te zetten.
• Werkt dat niet? Stuur dan een zeer duidelijke brief, als laatste kans.
• Leveren sommatie en brief niets op, span dan een kort geding aan. De rechter kan dan oordelen of er sprake is van merkinbreuk.
• Is er sprake van een zware vorm van merkinbreuk, dan kan de tegenpartij ook strafrechtelijk vervolgd worden. Dan moet er aangifte gedaan worden tegen de tegenpartij, of de officier van justitie moet de partij willen vervolgen. Dat gebeurt echter vrijwel nooit.

Merkinbreuk: schadevergoeding en andere financiële gevolgen

Als de rechter bepaalt dat er inderdaad sprake is van inbreuk op het merkrecht, dan zijn er verschillende gevolgen voor de inbreukmaker. Stoppen met het gebruik van het merk is uiteraard logisch, maar er zijn waarschijnlijk ook financiële gevolgen. Als partij die het kort geding aanspant, kun je bijvoorbeeld deze zaken eisen:

1. Winstafdracht (een standaard eis, want de inbreukpleger mag geen voordeel hebben van wat hij gedaan heeft).
2. Schadevergoeding (ook een standaard eis).
3. Vernietiging van producten en goederen.
4. Vergoeding van juridische kosten.

Domein merkrecht: kun je merkinbreuk plegen met een domeinnaam?

Het kan gebeuren dat een ander bedrijf een website heeft met een domeinnaam die hetzelfde is als jouw merknaam. Als op de website ook nog eens dezelfde producten of diensten als die van jou verkocht worden, kan er sprake zijn van merkinbreuk. Maar dat hoeft niet. Bij een domeinnaam geldt namelijk meestal: wie het domein het eerste gekocht heeft, heeft het recht dat te gebruiken.

Kan merkinbreuk verjaren?

Ja, dat kan. Als je een merk dat op jouw merk lijkt vijf jaar gedoogt, dan is er sprake van rechtsverwerking. Dit is vergelijkbaar met verjaring en dat betekent dat je er dan geen juridische stappen meer tegen kunt ondernemen. Denk daarom niet ‘dat loopt wel los’, maar onderneem stappen als je ziet dat jouw merkrecht door anderen misbruikt wordt.

Lees ook onze uitgebreide artikelen binnen de kennisbank over merklicentie, het registreren van je merknaam. Nog geen goede naam gevonden, lees onze tips over een bedrijfsnaam bedenken of een merknaam bedenken of koop een bedrijfsnaam bij Brandio.