Merklicentie: opstellen van een licentieovereenkomst

Wil je je producten en diensten in het buitenland aanbieden? Of wil je je merk bij een bredere doelgroep onder de aandacht brengen? Dan kan het een goed idee zijn om een merklicentie af te geven. Zo geef je een ander bedrijf toestemming om je merk te gebruiken, uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor zal je een merklicentie overeenkomst moeten opstellen.

• Wat is een merklicentie?
  • Vormen van merklicenties
  • Voorbeeld merklicentie: Disney en Mattel
• Merklicentie overeenkomst
  • Wat staat er in een licentieovereenkomst?
  • Opstellen van een merklicentie overeenkomst
  • Moet je een merklicentie inschrijven in het Merkenregister?

Wat is een merklicentie?

Een merklicentie houdt kortgezegd in dat de merkhouder een ander bedrijf toestemming geeft om zijn merk te gebruiken. De licentienemer mag jouw beschermde product, dienst of techniek leveren of produceren (tegen een vergoeding of winstdeling), terwijl jij als licentiehouder eigenaar blijft. In de praktijk komt dit vaak voor. Er worden licenties gegeven aan externe bedrijven, maar ook aan bedrijfsonderdelen of dochterbedrijven. Ook franchiseondernemingen gebruiken merklicenties. Dat heeft het voordeel dat een bedrijf snel in de markt gezet kan worden: het merk en de formule zijn bekend en het bedrijf kan zijn werkzaamheden onder de bestaande merklicentie uitvoeren. Licenties worden ook veel gebruikt om de goodwill die hoort bij een sterk merk, een bekende sporter, filmster of stripfiguur te exploiteren.

Een merklicentie heeft 4 kenmerken. Het betreft een commerciële samenwerking, juridische en economische zelfstandigheid, er word toestemming gegeven tot gebruik van het merk en het betalen van een vergoeding.

Vormen van merklicenties

Je kunt voor verschillende bedrijfsactiviteiten een merklicentie afgeven:

• Licenties om een product na te maken volgens vaste afspraken.
• Licenties om een technologische uitvinding te produceren of te gebruiken.
• Licenties om een merk, product of dienst te gebruiken.
• Licenties om een product van en namens de merkhouder in de markt te zetten.

Voorbeeld merklicentie: Disney en Mattel

Een actueel voorbeeld van merklicentie is de samenwerking tussen Disney en speelgoedfabrikant Mattel. Mattel kreeg wereldwijde licentierechten voor de franchises Disney Princess en Disney Frozen. Mattel mag op basis daarvan de speelgoedlijnen voor Disney Consumer Products, Games en Publishing ontwikkelen, waaronder modepoppen en figuren. De collectie wordt in 2023 gelanceerd bij retailers over de hele wereld. Op die manier maakt Mattel gebruik van het ijzersterke merk Disney, terwijl Disney kan rekenen op de expertise en commerciële reikwijdte van de speelgoedfabrikant. Beide bedrijven worden hier duidelijk beter van.

Merklicentie overeenkomst

Een merklicentie overeenkomst is een juridisch contract tussen de eigenaar van een merk (licentiegever) en een andere partij (licentienemer) die toestemming krijgt om het merk te gebruiken voor specifieke doeleinden en onder bepaalde voorwaarden.

Wat staat er in een licentieovereenkomst?

Om onduidelijkheid en gedoe achteraf te voorkomen, is het belangrijk dat de afspraken tussen licentienemer en licentiegever op paper worden gezet. Het is goed om hier een jurist bij te betrekken, zodat zaken op de juiste manier zijn geregeld. Een licentieovereenkomst bevat in elk geval de volgende onderdelen:

• De partijen die betrokken zijn bij de licentie.
• Het type licentie.
• De producten of diensten waarvoor de licentie geldt.
• Het gebied waarvoor de licentie wordt verleend.
• De rechten en plichten van de betrokken partijen.
• De looptijd van de licentie.
• De hoogte van de vergoeding (royalty’s) voor het verlenen van de merklicentie.
• De exclusiviteit van de licentie.
• De kwaliteit van de producten.
• Controle op de naleving van de licentie.

Opstellen van een merklicentie overeenkomst

Om een merklicentie overeenkomst op te stellen, moet je rekening houden met de volgende punten:

1. Definities en partijen: Benoem de licentiegever en de licentienemer, hun contactgegevens en definieer de belangrijkste termen die in de overeenkomst worden gebruikt.
2. Beschrijving van het merk: Geef een gedetailleerde beschrijving van het merk, inclusief de merknaam, het logo, handelsmerkregistratienummers en eventuele aanvullende merkelementen die relevant zijn voor de licentie.
3. Licentieverlening: Beschrijf de rechten die aan de licentienemer worden verleend, zoals het recht om het merk te gebruiken voor specifieke producten, diensten of in bepaalde geografische gebieden. Vermeld ook eventuele beperkingen en uitsluitingen.
4. Licentieduur: Bepaal de looptijd van de licentie, inclusief de start- en einddatum en eventuele opties voor verlenging.
5. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden: Leg de financiële voorwaarden vast, zoals royalty’s, licentievergoedingen, minimale garanties, betalingsvoorwaarden en rapportagevereisten.
6. Kwaliteitscontrole: Beschrijf de kwaliteitsnormen en -eisen die de licentienemer moet naleven bij het gebruik van het merk. Dit kan het gebruik van goedgekeurde materialen, productieprocessen en het volgen van merkrichtlijnen omvatten.
7. Intellectuele eigendomsrechten: Bevestig dat de licentiegever de eigenaar is van het merk en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Vermeld ook de verantwoordelijkheden van beide partijen bij het beschermen van deze rechten en het aanpakken van inbreuken.
8. Beëindiging en beëindigingsvoorwaarden: Beschrijf de voorwaarden waaronder de licentie kan worden beëindigd, zoals bij contractbreuk, niet-betaling of het niet naleven van kwaliteitsnormen.
9. Aansprakelijkheid en verzekering: Vermeld de verantwoordelijkheden van beide partijen met betrekking tot aansprakelijkheid en eventuele verzekeringseisen.
10. Geschillenbeslechting: Bepaal de procedure voor het oplossen van eventuele geschillen tussen de licentiegever en de licentienemer, zoals arbitrage of bemiddeling.
11. Toepasselijk recht en jurisdictie: Geef aan welke wetgeving van toepassing is op de overeenkomst en welke jurisdictie bevoegd is om geschillen te beslechten.

Moet je een merklicentie inschrijven in het Merkenregister?

Het is niet verplicht om je merklicentie in te schrijven in het Merkenregister van het BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom), maar het is wel heel verstandig. Als licentienemer kun je zonder ingeschreven merk geen schadevergoeding eisen tegen derden, dat kan alleen de merkhouder. Het afgeven van een merklicentie is al met al een complex geheel. Het is dan ook belangrijk om een goede jurist in de arm te nemen, die zorgt dat de licentie voor alle betrokken partijen goed is geregeld en dat de belangrijkste risico’s zijn afgedekt.

Lees ook meer over het bedenken van een merknaam, een bedrijfsnaam bedenken, merkbescherming en merkinbreuk.